La confusion des marques de commerce

Le 10 mai 2005, la Cour d'appel fédérale a rendu une décision qui apporte des précisions sur l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13, (ci-après « la Loi »), dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Effigi Inc., 2005 CAF 172. La Cour a jugé que le registraire des marques de commerce ne devait pas tenir compte des dates de premier emploi ou de révélation lorsqu'il examine le droit à l'enregistrement des requérants.

En conséquence, le registraire ne tiendra plus compte des dates de premier emploi ou de révélation, en tant que facteur pertinent en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi, au cours du processus d'examen. Ainsi, lorsque des marques en instance créent de la confusion, le requérant dont la demande porte une date de dépôt ou de priorité antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

Or, quels sont les éléments d'appréciation pour juger si la marque de commerce crée ou non une confusion avec une autre ?

Éléments d'appréciation

L’article 6 (5) de la Loi apporte les précision suivantes, soit « En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. »

Le Manuel d’examen des marques de commerce publié en septembre 1996 par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) apporte plus de précisions quant à la confusion. Pour déterminer s'il y a confusion, il faut se fier à sa première impression. Les consommateurs peuvent connaître la marque de commerce, mais une réminiscence imparfaite peut cependant les amener à prendre une marque pour une autre. L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a une réminiscence imparfaite serait portée à penser que les marchandises ou les services qui portent la marque de commerce du requérant et celles qui sont associées à la marque déposée sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne. Chaque demande doit être examinée sous l'angle de la confusion, qu'il s'agisse d'une marque de commerce ordinaire, d'une marque projetée, d'une marque de certification ou d'un signe distinctif.

La position des tribunaux abonde dans le même sens. Dans l’arrêt l'affaire British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, le Tribunal a conclu que [Traduction] « pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà déposée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de
quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables […].On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis. »

De plus, dans l’arrêt Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e éd.) 1, le juge Cattanach a déclaré que « lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion. Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un oeil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord ».

Si votre marque de commerce est susceptible de subir une confusion avec le dépôt d’une marque de commerce similaire, quels sont vos recours ?

Recours

En conclusion, toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition indiquant les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, la déclaration est rejetée. Notons qu’un appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

Tiré de La pub et le droit © Natalie Gauthier 2004-2005