La marque de commerce, au sens de la Loi sur les marques de commerce (ci-après « L.M.C. »), est une appellation (mot) et autres signes (dessins, chiffres, modes d’emballage, etc) utilisés par une entreprise pour l’identification d’un bien ou d’un service en vue de le distinguer des autres biens ou d’un service provenant d’autres entreprises (art. 2 L.M.C.)
La fonction essentielle d’une marque de commerce étant de distinguer sur le marché les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres, la validité d’une marque repose sur son caractère distinctif, d’où l’intérêt d’éviter toute forme de confusion. L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services associés à ces marques de commerce sont reliés à la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
La Cour supérieure s’est penchée sur l’apparence de confusion, dans l’arrêt
Multi-marques inc. c.
Boulangerie Gadoua ltée, [2000] J.Q. no 263. Rappelons tout d’abord les faits. Multi-Marques est une entreprise de boulangerie commercialisant ses produits sous diverses marques. Depuis 1997, elle met en marché des pains, des muffins anglais, des tortillas et des bagels sous la marque de commerce "NEW YORK NEW YORK". Le 16 février 1998, elle dépose à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, une demande d'enregistrement de la marque de commerce "NEW YORK NEW YORK" en relation avec lesdits produits. Sa demande est acceptée et un certificat d'enregistrement lui est émis le 15 octobre 1999 conformément aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce. Sa concurrente, la Boulangerie Gadoua ltée produit du pain et divers produits, dont des bagels novembre 1996 qu'elle commercialise sous la marque Gadoua. Les sacs contenant ces bagels portent, bien en évidence, un logo rond avec un centre plus clair, qui donne l'apparence générale d'un bagel. En grosses lettres au centre, on lit le mot BAGELS, accompagné en plus petit au-dessus des mots "À LA NEW-YORKAISE" et, en dessous, des mots "NEW YORK STYLE".Considérant que ce nouvel emballage contrevient à ses droits exclusifs à la marque de commerce, "NEW YORK NEW YORK", Multi-Marques entreprend le 19 octobre 1999 des procédures en injonction contre Boulangerie Gadoua. Le 20 octobre, elle obtient une ordonnance d'injonction provisoire, laquelle fera par la suite l'objet d'un renouvellement et d'une ordonnance de sauvegarde, tant et si bien qu'il est interdit depuis cette date à Boulangerie Gadoua de commercialiser ses bagels dans l'emballage qu'elle se proposait d'utiliser avec les mots "NEW YORK NEW YORK". Début novembre, Boulangerie Gadoua opte pour un emballage identique à celui annoncé précédemment, sauf que le mot "NEW YORK" au-dessus du globe terrestre est remplacé par le mot "NEW-YORKAIS".
Les avocats de Multi-Marques ont soutenu que la Loi conférait à leur cliente l'usage exclusif au Canada de la marque verbale "NEW YORK NEW YORK" en relation avec des produits de boulangerie, dont les bagels, et que l'art. 20 de la Loi la protège contre toute marque portant à la confusion, ce qui serait le cas pour la marque verbale "NEW-YORKAIS NEW YORK". Ils ont fait valoir que les deux parties sont en compétition directe dans le même territoire et pour la même gamme de produits et que les efforts de leur cliente afin de commercialiser les bagels en association avec les mots "NEW YORK NEW YORK" sont menacés par les gestes que désire poser Boulangerie Gadoua. Pour eux l'apparence de droit est claire, de même que le préjudice irréparable qui pourrait être causé à Multi-Marques et à sa marque de commerce "NEW YORK NEW YORK". L’apparence de droit est une obligation imposée à la partie demanderesse de démontrer, qu’à la seule vue des éléments de preuve qu’elle présente et des faits qu’elle allègue, elle a droit au remède recherché.
Les mots "créant de la confusion" sont définis à l'art. 2 de la Loi par renvoi à l'art. 6 de celle-ci. En vertu du par. 5 de l'art. 6, pour évaluer s'il y a confusion, le tribunal a tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux impliqués, le type de marchandise à laquelle ils sont associés et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux impliqués.
En ce qui a trait à la balance des inconvénients, ils soutiennent que celle-ci favorise Multi-Marques qui souffrirait d'une atteinte à l'association qu'elle tente de faire dans le public entre les bagels et sa marque de commerce, alors que Boulangerie Gadoua est en mesure de continuer de commercialiser ses bagels sous l'emballage actuel ou un autre emballage qui ne porte pas atteinte à ses droits. Ils ajoutent que les interrogatoires et pièces déposés au dossier font voir que les ventes de Boulangerie Gadoua sont en hausse depuis plusieurs années, phénomène qui s'est continué cet automne malgré la non-utilisation du nouvel emballage proposé.
La balance des inconvénients est une appréciation que doit faire le tribunal saisi d’une demande d’injonction interlocutoire lorsqu’il est appelé à déterminer qui, du requérant ou de l’intimé, subira les inconvénients les plus sérieux s’il accorde ou rejette la demande. Dans ce cas ci, le tribunal a déterminé qu’elle favorisait clairement la requérante, Multi-Marques, qui est la seule qui commercialise actuellement ses produits sous la marque "NEW YORK NEW YORK" et qui pourrait perdre des ventes advenant confusion dans l'esprit des acheteurs potentiels exposés à la fois aux bagels de Multi-Marques et de Boulangerie Gadoua. Quant à Boulangerie Gadoua, elle est en mesure de continuer la progression de ses ventes sans avoir à utiliser la combinaison "NEW-YORKAIS NEW YORK", comme la preuve l'a démontré jusqu'à maintenant.
Par conséquent, la Cour a ordonné la Boulangerie Gadoua de cesser tout usage de la combinaison des mots "NEW YORK NEW YORK" ou de la combinaison des mots "NEW-YORKAIS NEW YORK" comme marque de commerce ou autrement, ou de toute autre combinaison de mots pouvant porter à confusion avec la marque de commerce "NEW YORK NEW YORK". De plus, elle a ordonné de ne pas mettre sur le marché ses produits de boulangerie dans un emballage comportant une combinaison de mots pouvant porter à confusion avec la marque de commerce "NEW YORK NEW YORK", incluant la combinaison "NEW-YORKAIS NEW YORK" et de ne pas offrir en vente, vendre ou livrer tout produit ou marchandise arborant ou portant la combinaison "NEW YORK NEW YORK" ou la combinaison "NEW YORKAIS NEW YORK". Et finalement, elle a ordonné d'enlever la combinaison "NEW YORK NEW YORK" et "NEW YORKAIS NEW YORK" sur l'étiquette de tous les produits "GADOUA" présentement en sa possession ou sous son contrôle.
Cette décision démontre que la fonction essentielle d’une marque de commerce étant de distinguer sur le marché les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres, il est de l’intérêt des parties au litige d’éviter toute forme de confusion.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
A PROPOS DE L'AUTEUR:
Bachelière en administration, Natalie Gauthier possède une expérience non négligeable auprès d'industries variées tant à Montréal qu'à Toronto. L'orientation stratégique du marketing incluant la gestion de la marque, les stratégies de ventes et de distribution en Asie et en Amérique du nord ainsi que la gestion des douanes, des tarifs, des taxes, des quotas et aspects fiscaux relèvent de son champ de spécialisation. Natalie Gauthier poursuit actuellement une formation en droit civil et recherche présentement un stage requis pour compléter sa formation. À ce sujet, on peut me rejoindre à
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